中國企業如何引用泛美公約解決拉美地區商標搶注問題

摘要：拉美地區是中國重要的出口市場，中國企業在拉美地區遭遇商標搶注的情況越來越多，但解決拉美地區商標搶注侵權問題卻困難重重，“泛美公約”為權利人在“無在先權無在先使用”的情況解決拉美地區商標搶注侵權供了一種更為方便、有效的維權方式。“泛美公約”撤銷已注冊商標，撤銷申請人須滿足兩個條件：1）撤銷申請人已在公約其他成員國對該商標有在先注冊，2）被撤銷商標注冊人申請該商標前，已經知曉撤銷人在公約成員國內商標權的存在，或撤銷申請人在該商標申請日之前已經將帶有該商標標記的商標指定商品在該成員國進行了銷售，商品在該成員國內已進行了流通。第二個條件，提供證據直接證明較難，需通過大量舉證來推定商標申請人“知曉”。
關鍵詞：泛美公約；搶注侵權；有在先注冊；已經知曉；推定
拉美地區是中國重要的出口市場。中國海關總署數據顯示，2025年中國與拉丁美洲及加勒比地區貿易額達5652.8億美元，同比增長6.5%，連續第二年突破5000億美元大關，增速高于中國外貿總體水平[1]。在此過程中，中國企業在拉美地區遭遇商標搶注的情況也越來越多。在維權過程中，中國企業經常面臨無搶注地在先權利、無在先使用記錄的維權難點。這種情況下，《商標和商務保護泛美公約》（簡稱“泛美公約”）作為區域知識產權保護公約，協調了成員國商標保護規則，成為中國企業解決拉美商標搶注侵權問題的重要且有效的補充方式，為企業突破維權困境提供了關鍵法律依據。
一、泛美公約及其異議、撤銷制度簡介
泛美公約英文全稱為“General Inter-American Convention for Trademark and Commercial Protection”[2]，由美國和拉美18個國家的政府代表簽訂，并于1930年04月02日正式生效。顧名思義，該公約是一項關于商標和商業保護的區域性公約。該公約成員國包括：美國、秘魯、玻利維亞、巴拉圭、厄瓜多爾、烏拉圭、多米尼加、智利、巴拿馬、委內瑞拉、哥斯達黎加、古巴、危地馬拉、海地、哥倫比亞、巴西、墨西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯。
泛美公約第07條明文規定了基于該公約對在該公約任一成員國的在后商標申請提異議的制度，異議人基于該公約的相關法律規定對在后申請商標提出異議須滿足兩個條件，即：（1）異議人需要在任一公約成員國有在先商標注冊；（2）申請人在申請或使用侵權商標前，已經知曉異議人在公約成員國內商標權的存在。如無法滿足上述要件，則異議理由很難被支持。
泛美公約還對撤銷已注冊商標做出規定。其第08條的核心內容與第7條相仿，即針對在公約成員國已經注冊的商標，撤銷申請人可以基于該公約的規定對其提出撤銷，同樣也須要滿足兩個條件，即：（1）撤銷申請人已經在公約其他成員國對該商標有在先注冊；（2）被撤銷商標的注冊人在申請該商標前，已經知曉撤銷人在公約成員國內商標權的存在，或撤銷申請人在該商標申請日之前已經將帶有該商標標記的商標指定商品在該成員國進行了銷售，商品在該成員國內已進行了流通。

在該案中，古巴卡斯特羅政府國有煙草公司（以下簡稱“古巴國有煙草公司”）最早于1969年09月29日在古巴申請“COHIBA”商標，商品為第34類“煙草；雪茄”，并于1972年05月31日注冊。古巴國有煙草公司于1982年開始，向古巴國外出口和銷售該品牌的“雪茄”，但因為美國的貿易禁運問題，無法銷往美國。在此期間，美國特拉華州一家煙草公司General Cigar Co., Inc.（以下簡稱GC公司）開始在多米尼加共和國生產雪茄，并以“COHIBA”品牌在美國銷售，后于1981年和1995年在美國注冊了這兩件涉案商標。
古巴國有煙草公司于1997年01月15日對以上兩件商標提出撤銷申請，主要撤銷理由即泛美公約第08條，其主張在古巴的在先商標權，同時證明被撤銷人GC公司在美國注冊申請以上兩件商標前已經知曉其商標的存在，提到的理由和證據為1）古巴總統菲德爾·卡斯特羅在20世紀70年代向美國人民贈送了國務委員會購買的“COHIBA”牌雪茄；2）古巴政府機構向美國人民贈送了“COHIBA”牌雪茄；3）古巴駐紐約和華盛頓特區外交使團在招待會上向美國人民贈送了“COHIBA”牌雪茄，時間都在GC公司申請以上兩件涉案商標之前，因此這兩件商標撤銷案完全滿足泛美公約第08條的規定，應予以支持。
由于案件涉及民事侵權糾紛等問題，上述撤銷請求曾于1998年中止，直至2015年10月才恢復審理。經歷多年等待，2022年12月，美國TTAB基于泛美公約第08條的規定，裁定撤銷GC公司的上述兩件注冊商標。
二、中國企業在異議、撤銷程序中引用泛美公約解決搶注問題的可行性
中國企業在解決拉美地區國家，尤其是秘魯、哥倫比亞、巴西、巴拉圭、智利、玻利維亞、厄瓜多爾等搶注高發國家的商標搶注案件時，一般需滿足在相應國家在先注冊或在先使用商標的條件。然而，從實際情況來看，由于商標注冊成本和商標注冊時間周期等因素，拉美國家往往并非中國企業開展商標布局的優先級國家，能夠在上述國家將商標布局工作做到盡善盡美的中國企業并不多。同時，較多商標搶注行為先于中國企業的產品出口，在該國商標使用證據形成之前，這些搶注行為已經發生。在不滿足在先注冊或在先使用的情況下，中國企業難以援引這些國家的規則直接解決搶注問題。
在這種情況下，泛美公約作為區域知識產權保護公約，協調了成員國商標保護規則，成為中國企業解決拉美商標搶注侵權問題的重要且有效的補充維權方式，為企業突破維權困境提供了關鍵法律依據。
泛美公約第01條的規定，對于公約成員國以外的權利主體，如要基于該公約的規定對某成員國內的商標提異議或撤銷，則需要滿足在公約成員國內有居住要求的條件，即在任一公約成員國內有一個制造或商業機構或農業發展項目等。
2025年07月01日，秘魯國家競爭和知識產權保護局（INDECOPI）在對第45602-2023號“6.3”商標異議案件的判決[4]中，針對異議人基于泛美公約第07條的異議理由予以駁回，不予支持。理由為異議人（香港公司）并非泛美公約成員國的權利主體，異議人沒有提供其為在公約成員國有生產經營、商業經營或農業經營的居所的證據。后在異議上訴案件中，異議人補充提交了對應的證據材料，即在公約某成員國的子公司的營業執照復印件。之后，異議人該案主張獲得支持[5]。
在此之前，筆者曾于2015年在處理中國青島某公司秘魯商標搶注案過程中，援引泛美公約第07條提出異議，并基于中國公司在美國注冊的在先相同商標，最終獲得支持。
三、實務建議
對于泛美公約第01條對公約以外權利主體基于該公約進行維權的居住條件要求，與大家熟知的馬德里商標國際注冊關于在其他成員國提交馬德里注冊申請對于權利人在該成員國的營業場所規定類似，即要求設有真實有效的工商營業所[6]。顯然，這一條的規定是源于《巴黎公約》第二、三條[7]關于“國民待遇”原則的相關規定，對于聯盟或公約以外的國民，則要求是在聯盟、公約成員國一個國家的領土內設有住所或有真實和有效的工商業營業所。
對于上述居住條件規定，即在任一公約成員國內有一個制造、商業機構或農業發展項目，結合案例實踐，中國企業需要滿足以下具體條件，以達到實體經營的核心要求：
（1）中國企業在公約某成員國擁有固定的、非虛擬的辦公地點、工廠、商店或倉庫。一個簡單的郵政信箱或代理機構地址通常不足以滿足要求，需要雇傭了本地員工進行管理和運營，在當地有明確的組織結構和負責人。
（2）中國企業在公約某成員國的營業所從事的必須是其主營業務相關的活動，如生產、銷售、服務提供、管理決策等，而不僅僅是“聯絡處”或“代表處”性質的簡單聯絡工作。業務活動必須是穩定、持續的，而非一次性的或臨時的項目；業務應在當地市場有實際交易、客戶、供應商或合作伙伴。
（3）中國企業在公約某成員國擁有獨立的銀行賬戶、進行獨立的會計核算，并在當地產生營業收入和支出。該營業所在當地是合法注冊的商業實體（如子公司、分公司），并遵守當地的稅務和商業法規。
在證明上述事實過程中，中國企業可以提供以下的證據材料：
（1）公司注冊證明文件類：當地政府頒發的營業執照、公司注冊證書。
（2）地址證明文件類：營業場所租賃合同、房產證明、帶有公司名稱和地址的公用事業賬單。
（3）公司運營證明文件類：員工雇傭合同、工資單；本地采購或銷售合同、發票、貨運單據；當地銀行的賬戶流水；宣傳材料、網站截圖（顯示當地地址和業務）；納稅記錄或完稅證明（強有力的證據）；宣誓書或聲明：由公司負責人簽署的法律聲明，詳細描述營業所的性質、規模和活動。
在通過以上方式解決搶注問題過程中，中國企業還需要注意以下問題：
第一，在泛美公約19個成員國內，目前批準和生效的國家只有10個，即美國、秘魯、海地、洪都拉斯、巴拿馬、巴拉圭、尼加拉瓜、哥倫比亞、古巴和危地馬拉。在尚未未生效的國家，基于公約提異議或撤銷，則難以獲得支持。
第二，該方式主要是通過證明中國企業在泛美公約成員國范圍內有實體經營組織，由此援引成員國范圍內的在先商標注冊或使用證據，從而具備類似于公約成員國的“身份”要求，并取得提起異議或撤銷的初步條件。在該情形下，中國企業還需要進一步滿足公約規定的第二個條件，即涉案商標申請人在申請商標時已經知曉中國企業的商標在其他成員國實際存在。對于這一條件，中國企業一般很難提供證據直接證明。對此，根據筆者的經驗，該情形下需要通過大量舉證來推定商標申請人“知曉”，即提供商標大量宣傳、使用、銷售的證據，以及被撤銷商標申請人的身份、活動等證據，證明該被撤銷申請人應知、已知商標的存在。在筆者提到的秘魯搶注等案中，中國企業通過舉證進行“推定”的主張獲得了支持。
四、結語
中國與拉美國家的經貿往來持續深化和顯著提升，中國企業在拉美地區的遭遇商標搶注和侵權的問題也越來越嚴重。但是，解決商標搶注問題卻困難重重。其中最常見的問題是在商標被搶注地沒有在先權利，在搶注日之前也沒有使用。既無在先權利，又無在先使用，這基本上是失去了解決商標搶注問題最有力的兩個“著力點”。泛美公約作為知識產權國際保護在商標跨區域保護上的一種形式，即通過政府間國際組織制訂多邊國際公約，利用國民待遇、最惠國待遇、最低保護標準等原則，對區域各國內商標法律制度進行協調，建立相對統一的商標保護規則體系的一種體現，為拉美地區的商標保護提供了一種更為方便、有效的維權方式。中國企業在拉美地區解決商標搶注侵權問題上也多了一種維權方式。希望本文對中國企業在解決拉美地區商標搶注問題時有所幫助。
注釋：
[1]數據來源于中國駐墨西哥合眾國大使館經濟商務處，公布于中華人民共和國商務部網站。
[2] https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/10/10-04/oas_trademark.html
[3]2022 WL 17844056（TTAB，2022年12月20日）[判例]；Cancellation No. 92025859
[4] RESOLUCIóN No 3424-2025/CSD-INDECOPI
[5] RESOLUCIóN N° 0469-2026/TPI-INDECOPI
[6] Article 1, (3) Shall be considered the country of origin the country of the Special Union where the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment; if he has no such establishment in a country of the Special Union, the country of the Special Union where he has his domicile; if he has no domicile within the Special Union but is a national of a country of the Special Union, the country of which he is a national.
[7]《Paris Convention for the Protection of Industrial Property》Article 3: Nationals of countries outside the Union who are domiciled or who have real and effective industrial or commercial establishments in the territory of one of the countries of the Union shall be treated in the same manner as nationals of the countries of the Union.]
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：徐紅星 超凡知識產權資深國際商標代理人