觀點 | 技術許可“攻守道”（二）——IP侵權相關條款設計

來源：市場資訊

（來源：金誠同達）

作者 | 周琪

前言

技術許可合同里，有幾類常見的條款會與知識產(chǎn)權（以下簡稱“IP”）侵權相關：IP維權條款（第三方侵犯許可IP時，合同雙方該如何采取維權行動）、不侵犯第三方IP的陳述保證（許可方對使用許可IP不侵犯第三方IP情況提供陳述和保證），以及IP侵權賠償條款（被許可方使用許可IP導致侵犯第三方IP時，許可方如何提供救濟）。如何設置這三類條款，通常取決于交易的模式、許可IP的實際情況，以及雙方的談判地位。本文將簡要介紹此類條款，并分析交易雙方在條款背后的考量。

01.

IP維權條款

技術許可交易達成后，被許可方可在許可地域范圍內(nèi)實施許可IP，比如利用許可IP研發(fā)、制造和銷售許可產(chǎn)品。此時，如果某第三方在許可地域內(nèi)實施了侵犯許可IP的行為，雙方該如何采取維權行動呢？這一般會涉及到以下幾個問題：哪一方有權維權、采取維權行動的機制/流程（包括如何互相配合），以及維權取得的收益如何分配。

（1）維權權利與許可類型的對應關系

維權主導權通常取決于許可的排他性以及被許可方的商業(yè)投入程度。獨占許可下，被許可方作為在許可地域內(nèi)唯一的IP實施方，若出現(xiàn)第三方侵權，被許可方往往是直接甚至唯一的利益受損方，因此被許可方一般希望掌握維權決定權和主導權;。普通許可下，鑒于許可地域內(nèi)可能存在多個被許可主體，許可方希望統(tǒng)一維權口徑，避免多頭行動影響整體維權與談判策略，因此許可方一般不會授予被許可方采取維權行動的權利。排他許可介于兩者之間，取決于許可方整體維權策略和被許可方的商業(yè)投入程度，比較常見的機制是許可方主導、被許可方參與，并在許可方不行動或不合理拖延時給被許可方以“代位推進”的權利。

關于獨占許可、排他許可以及普通許可的區(qū)別，請見文章《技術許可“攻守道”（一）——軟件許可關鍵條款解析》第2章的介紹。

（2）明確約定可執(zhí)行的流程

確定哪一方有權采取維權行動后，接下來便是將整體維權行動拆成具體流程：發(fā)現(xiàn)侵權后的通知和證據(jù)保全協(xié)作；主導方的響應窗口與行動方案準備；另一方提供法律文件、技術支持等配合；起訴、撤訴、和解、許可談判等關鍵決定的控制權邊界以及雙方之間的協(xié)商機制等。將每一個流程都寫清楚，才不會在真正需要行動時產(chǎn)生爭議或出現(xiàn)混亂。

需要注意的是，盡管協(xié)議中已經(jīng)明確約定被許可方可獨自采取維權行動，某些權利類型或特定許可結(jié)構下，被許可方是否能單獨起訴可能存在不確定性。不同司法轄區(qū)或者同一司法轄區(qū)的不同法院可能會有不一致的實踐要求。對被許可方而言，我們更建議在合同中要求許可方提供必要授權文件，以及在必要的情況下共同起訴或配合出庭，并進一步將拒絕配合與違約責任直接綁定，避免進入訴訟才發(fā)現(xiàn)權利在手但資格不夠。

（3）成本與收益分配

維權行動可能帶來經(jīng)濟收益，比如損害賠償、許可費或和解金，這類經(jīng)濟收益如何在雙方之間分配需要事先考慮。通常的原則是，先回收成本，后按比例分配（或者不分配）。以排他許可為例，若被許可方主導維權行動并承擔主要成本，可約定取得的經(jīng)濟收益先扣除雙方的維權支出，剩余部分按照一定比例在二者之間進行分配——考慮到被許可方的維權主導地位，在收益分配時通常也應體現(xiàn)激勵機制。

02.

不侵犯第三方IP的陳述保證

（1）什么是“陳述”與“保證”

“陳述（representation）”與“保證”（warranty）通常成對出現(xiàn)，是交易文件里最常見的風險分配工具之一，在跨境股權/資產(chǎn)交易、融資、重大采購、技術許可等合同中十分常見?！瓣愂觥笔且环綄却媸聦嵒驙顟B(tài)的說明，目的是讓對方據(jù)此作出交易決策并確定價格與交割條件；“保證”更接近合同義務層面的承諾，強調(diào)該事實或狀態(tài)在約定范圍/期間或特定時點成立，并在不成立時觸發(fā)合同救濟。

在英美法合同語境中，陳述不實通?？赡芤蛞蝈e誤信息導致的訂約救濟（例如合同撤銷、欺詐或過失失實陳述下的損害賠償?shù)?，但具體取決于適用法與合同救濟安排），強調(diào)對交易決策的污染；保證被違反則屬于合同違約，救濟以損害賠償為核心，通常不以“是否影響訂約決策”為前提。實踐中，交易雙方常將二者合并使用（例如“represent and warrant to the other party”），并通過專門條款把救濟路徑進一步合同化。

在中國法下，“陳述”、“保證”不是法定術語，也沒有以“陳述保證”為名的專門制度安排或統(tǒng)一裁判規(guī)則。這類條款通常會被法院作為當事人意思自治下的一般性合同安排予以評價——法院會先看該條款是否構成合同權利義務的一部分、是否足夠明確、是否屬于交易關鍵事實，以及違反陳述保證時是否滿足違約、締約過失、欺詐、重大誤解等情況的構成要件。也就是說，中國法院并不會因為合同中寫了“陳述保證”條款，就相應適用英美法下的救濟，而是基于條款功能與事實基礎，按照中國法的規(guī)定提供救濟。當然，雙方也可以在適用中國法的合同中明確約定違反陳述保證條款的具體救濟，法院通常會傾向于尊重雙方的意思自治（在不違反強制性規(guī)定的前提下）。

（2）不侵權陳述保證及背后的考量

在技術許可合同中，“不侵權陳述”是關于許可方已知的與侵犯第三方IP相關事實的披露與確認（比如是否曾收到第三方的IP侵權指控、是否知悉或被告知存在潛在侵權風險），目的是給被許可方一個暫無IP侵權風險的事實安全感；“不侵權保證”是關于在約定范圍內(nèi)使用許可IP不侵犯第三方IP的合同承諾，目的是給被許可方一個后續(xù)無IP侵權風險的未來安全感，同時也常常作為IP侵權救濟的觸發(fā)條件。

具體而言，“不侵權陳述”通常圍繞信息披露與風險線索展開：許可方陳述其就許可IP及其授權使用，未收到或未獲知第三方提出的侵權主張、警告函、行政投訴、訴訟仲裁，以及不存在已知的權利瑕疵、權屬爭議。由于涉及事實情況說明，許可方通常會用“知識標準（knowledge qualifier）”、“披露清單”把事實陳述風險界定在已知范圍內(nèi)，例如“據(jù)許可方所知”、“經(jīng)合理查詢后所知”、“除已通過XX方式披露外”。

“不侵權保證”圍繞授權范圍內(nèi)的使用結(jié)果展開。許可方保證其擁有充分權利授予許可，且被許可方依約定使用許可IP不會侵犯第三方權利。許可方通常難以也不愿對所有可能存在的IP侵權風險提供無條件擔保，尤其在專利叢林密集、底層技術依賴鏈復雜的場景下，侵權風險往往不可窮盡、難以完全排查。而被許可方往往擔心業(yè)務連續(xù)性被第三方侵權指控破壞（比如產(chǎn)品是否會被法院禁令卡死，客戶是否會因產(chǎn)品侵權被連帶起訴而導致業(yè)務受阻），因而會要求一項書面的保證求個心安，同時在發(fā)生第三方侵權指控時能有個抓手。因此，在設置這類條款時，雙方拉鋸的核心通常是“保證”的限定方式：

• 絕對式保證：比如“不侵犯任何第三方IP”。這對被許可方最有利，但許可方通常很難接受，即使接受也往往需要更高對價或更嚴格的使用約束來平衡風險；

• 范圍限定式保證：將責任邊界劃在許可方可控制的部分，更貼合技術許可的客觀現(xiàn)實。例如僅保證某一法域、某一應用領域或某一版本的實施方式不侵權，或者僅保證不侵犯某一類型IP。

當然，談判地位特別強勢的許可方可能會拒絕提供任何“不侵權保證”，而是按原樣（“as is”）提供許可。需要注意的是，不提供“不侵權保證”并不意味著許可方一定拒絕提供IP侵權賠償——根據(jù)筆者的經(jīng)驗，在一些技術許可交易中，許可方在拒絕提供“不侵權保證”的同時，仍會同意設置IP侵權賠償條款（見第三章介紹）。也就是說，如果侵犯第三方IP，許可方仍會提供救濟，只是此時許可方并未違反保證條款（即不構成違約）。

03.

IP侵權賠償條款

前文提到，許可方在拒絕提供“不侵權保證”的同時，仍可能會同意設置IP侵權賠償條款?？梢?，IP侵權賠償條款的本質(zhì)不是違約救濟，而是提供一套應對第三方IP侵權指控的響應方案。該響應方案的觸發(fā)事件是第三方IP權利人對被許可方產(chǎn)品提出IP侵權指控，與許可方是否違反不侵權陳述保證并無直接聯(lián)系。

該響應方案通常包括：第三方IP侵權指控發(fā)生時雙方如何告知/溝通、賠償對象范圍、賠償金額范圍、應訴和談判控制權分配、金錢賠償之外的救濟方式、不提供賠償?shù)那闆r、責任上限等。筆者在下文簡要介紹一些核心安排。

（1）賠償對象范圍

賠償對象（indemnitees）范圍決定了風險會不會沿著交易鏈條“外溢”。被許可方通常希望賠償覆蓋的不僅是自身，還包括其關聯(lián)公司、分包商（subcontractors）、代工廠、分銷商乃至客戶，因為第三方在起訴策略上常常會把銷售鏈條上的主體一并拉入。尤其當被許可方把許可技術嵌入產(chǎn)品對外銷售，或?qū)⒓夹g用于為客戶提供服務時，客戶被起訴的概率極高。一旦客戶出事，被許可方往往不得不先行安撫、替客戶出面應訴或承擔賠償責任，單純賠償被許可方本身在商業(yè)上并不足夠。

許可方的擔憂在于，如果把下游客戶、渠道都納入，賠償會出現(xiàn)不可預期的放大效應，許可方將很難評估潛在索賠規(guī)模，同時也無法控制這些主體的合規(guī)使用行為和訴訟配合程度。此時，當下游客戶和渠道面臨侵權指控時，許可方可能承擔的賠償責任要比收取的許可費高出許多，許可方通常難以接受這種“低收益+高風險”的交易模式。

同下文要介紹的其他安排一樣，如何圈定賠償對象本質(zhì)上取決于雙方的談判地位，并無對錯之分。也正由于涉及雙方的核心利益且各自都有合適的理由，該條款的可談判空間其實并不大。不過，賠償對象范圍僅是雙方談判拉鋸戰(zhàn)的一個方面，作出讓步的一方仍可以通過其他方面（比如賠償金額、應訴與談判控制權等）提出訴求以保護自己的利益。

（2）賠償金額范圍

賠償金額范圍也是談判的重難點之一。賠償金額范圍自然與被許可方的損失掛鉤，雙方比較容易達成一致的是那些簡單易證的損失，比如生效判決里寫明的賠償金額、談判確認的和解金額、應訴及和解談判的支出（如律師費、訴訟費、鑒定費、公證費、翻譯費、差旅費）。這些損失與侵權指控高度關聯(lián)且易舉證。

容易產(chǎn)生爭議的部分是，賠償金額范圍是否包括被許可方（及其他賠償對象）的利潤損失、業(yè)務中斷、商譽損害、機會損失等后果性/間接性損失。被許可方會認為，停止侵權禁令導致的停產(chǎn)停服才是“致命傷”，僅賠償前述直接損失無法覆蓋真實損害；而許可方則認為這類損失鏈條長、變量多、舉證難，且很容易被放大，將其放進賠償范圍等于打開了一個無法預估的風險敞口。在一些交易中，勢均力敵的雙方一般會在折中方案上達成一致，比如將賠償范圍做成“全額賠償直接損失+有限賠償間接損失（保留少量對業(yè)務連續(xù)性至關重要的例外）”。

此外，賠償金額范圍還會與責任上限聯(lián)動。許可方通常會要求以許可費總額或一定倍數(shù)作為上限，被許可方則會爭取對特定項目不適用上限或設定更高上限。

（3）應訴與談判控制權的分配

許可方提供賠償往往以獲得控制權為前提：由其主導抗辯策略、選擇律師、決定是否應訴或提起反訴、批準和解方案。原因在于，被許可方被第三方指控IP侵權時，可能會為了盡快止損而接受高額索賠，甚至在應訴/和解中自認侵權。這類情況會相應抬高許可方賠償責任，甚至直接影響到許可方的業(yè)務開展和商業(yè)聲譽。此外，許可方主導進程可以確保策略統(tǒng)一、證據(jù)口徑一致，并避免多頭談判。

被許可方的顧慮在于，許可方未必承受一線業(yè)務壓力，可能為了節(jié)省賠付或維持業(yè)務現(xiàn)狀而拖延、硬扛，導致被許可方產(chǎn)品被下架、客戶流失、錯過融資窗口。此外，如果賠償對象范圍包括被許可方的下游客戶、渠道，被許可方客觀上可能無法確保說服下游客戶和渠道將應訴/和解的控制權轉(zhuǎn)交許可方，尤其是在下游客戶和渠道有更高談判地位的情況下（汽車行業(yè)尤其如此）。

當然，雙方對于控制權的訴求并非一成不變。根據(jù)筆者的經(jīng)驗，有些許可方可能自身沒有合適的法務團隊、對被許可方（包括其下游客戶和渠道）的業(yè)務場景不了解，或者單純不攬下應訴/和解談判的額外工作量，而選擇不要求取得控制權。

此外，控制權條款的設置也非“yes or no”的選擇題，在條款細節(jié)上雙方仍有談判的空間。比如，取得控制權的一方需要承擔及時通知、友好協(xié)商、及時介入、合理勤勉推進應訴/談判、重大決策征求另一方意見等義務；無控制權的一方擁有提出意見、信息共享、部分事項一票否決等權利?？刂茩鄺l款寫得好，能把雙方天然的“利益不一致”變成可操作的、利益平衡的程序規(guī)則，避免雙方在危機時刻互相掣肘。

（4）不提供賠償?shù)睦馇樾?/p>

常見的例外情形通常圍繞“非許可方可控因素”展開，比如被許可方超范圍使用、擅自修改、二次開發(fā)、與非許可組件組合、未按照許可方提供的實施指引使用、侵權源于被許可方提供的技術要求或參數(shù)等。這些排除項的邏輯是，許可方為其能控制的授權與交付負責，但不為被許可方自己的工程選擇和商業(yè)決策兜底。

而被許可方則希望排除條款只覆蓋其可控、可歸責的行為，并要求許可方對觸發(fā)條件承擔相應的舉證責任。被許可方會重點審查兩點：第一，排除項是否過于寬泛，比如，是否任何/絕大多數(shù)侵權都可以被解釋為“組合使用”或“定制化”而被排除；第二，排除項的觸發(fā)標準是否清晰、可舉證、可操作，避免在爭議發(fā)生后變成“誰解釋誰有利”的彈性標準。

04.

小結(jié)

IP侵權相關條款沒有“標準答案”，在不同交易模式、不同IP狀況、不同談判情況下，條款的寫法與尺度都會有變化。企業(yè)在處理此類條款時應先把自身商業(yè)目標與可承受的風險理清楚，再把條款細化成明確的、能落地的機制，這樣才能在談判時減少不必要的拉鋸，也為相關事件發(fā)生時預留處置路徑。

作者簡介

Authors

特 別 聲 明

以上文章僅代表作者本人觀點，不代表北京金誠同達律師事務所或其律師出具的任何形式之法律意見或建議。