白帆：《專利法》中“制造”的新理解

問題的提出
甲公司委托乙公司代加工食品，約定乙公司必須使用甲公司提供的產(chǎn)品包裝袋，包裝袋上印有委托方、受托方名址和甲公司商標(biāo)等信息，乙公司將加工好的食品封裝入包裝袋后交由甲公司進(jìn)行銷售。后乙公司被訴至法院，認(rèn)為其生產(chǎn)產(chǎn)品的包裝袋侵害了權(quán)利人的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。權(quán)利人要求判令乙公司停止侵權(quán)、賠償損失。該訴訟請求能否得到支持？
觀點(diǎn)一：方案實(shí)現(xiàn)說
目前的司法實(shí)踐通常認(rèn)為，《專利法》第十一條規(guī)定的“為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造專利產(chǎn)品”，是指完整實(shí)現(xiàn)專利技術(shù)或設(shè)計(jì)方案。具體地，對發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)而言，是指做出或形成具有權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征的產(chǎn)品；對外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)而言，是指做出或形成采用外觀設(shè)計(jì)專利的圖片或者照片所表示的設(shè)計(jì)方案的產(chǎn)品。
根據(jù)這一觀點(diǎn)，人民法院在審理前述案件時(shí)可能認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝袋系由甲公司印制并提供，而其所涉外觀設(shè)計(jì)方案在印制完成時(shí)即已被完整實(shí)現(xiàn)，故該制造外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的行為系由甲公司實(shí)施。也是因此，雖然最終進(jìn)入市場的成品系由乙公司生產(chǎn)，但乙公司實(shí)施的并非《專利法》意義上的制造行為，無論被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝袋是否落入涉案外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的保護(hù)范圍，乙公司均不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
觀點(diǎn)二：價(jià)值實(shí)現(xiàn)說
另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品最終系由乙公司生產(chǎn)完成并投入市場，乙公司的生產(chǎn)成品行為與可能對權(quán)利人造成的損害間具有因果關(guān)系，認(rèn)為乙公司無任何責(zé)任的觀點(diǎn)不符合社會公眾的通常理解，對保護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)益也不甚公平。故在觀點(diǎn)一的基礎(chǔ)上，對《專利法》意義上的“制造”，除要求完整實(shí)現(xiàn)專利技術(shù)或設(shè)計(jì)方案外，還應(yīng)附加新的條件，即該產(chǎn)品須具備獨(dú)立的、能夠投入市場流通的價(jià)值。
申言之，發(fā)明與實(shí)用新型專利產(chǎn)品制造完成后便具備獨(dú)立的使用價(jià)值，制造者可以自行使用專利產(chǎn)品創(chuàng)造收益。所以，一方面，《專利法》規(guī)定，使用發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠a(chǎn)品的行為亦屬實(shí)施專利；另一方面，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“《專利侵權(quán)糾紛司法解釋》”）第十二條第一款前段規(guī)定：“將侵犯發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第十一條規(guī)定的使用行為?！?br/>而外觀設(shè)計(jì)專利則不同，其價(jià)值主要體現(xiàn)在：一是通過新穎、有創(chuàng)意的產(chǎn)品外形及圖案等，吸引消費(fèi)者的注意力、購買力；二是發(fā)揮類似《反不正當(dāng)競爭法》上產(chǎn)品包裝裝潢的識別作用；也可能兩者皆有之。要實(shí)現(xiàn)這些價(jià)值，意味著外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品必須投入市場流通與消費(fèi)者見面；而獨(dú)立的使用行為，一般只能發(fā)揮外觀設(shè)計(jì)的美學(xué)功能，不涉及其在購買力或識別力方面的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，對權(quán)利人不會造成較大的損害。
所以，一方面，《專利法》并未規(guī)定使用外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的行為屬于實(shí)施專利；另一方面，《專利侵權(quán)糾紛司法解釋》第十二條第二款規(guī)定，“將侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品并銷售的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為”，而并未限制制造另一產(chǎn)品后自行使用的行為。
根據(jù)這一觀點(diǎn)，人民法院在審理前述案件時(shí)可能認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝袋雖系甲公司印制并提供，但該包裝袋明確用于生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品，印有委托方、受托方名址和甲公司商標(biāo)等信息，顯然除封裝被訴侵權(quán)產(chǎn)品外不具有其他實(shí)際用途，正常情況下此類包裝袋也不可能單獨(dú)進(jìn)入市場流通。而使該外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品作為成品投入市場即最終實(shí)現(xiàn)專利價(jià)值，乙公司的行為不可或缺，故應(yīng)認(rèn)定乙公司參與實(shí)施了《專利法》意義上的制造行為；如構(gòu)成侵權(quán)，乙公司至少應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)的責(zé)任；至于乙公司是否應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任，則應(yīng)視其是否存在侵權(quán)的故意或過失、是否與甲公司構(gòu)成共同侵權(quán)等。
筆者觀點(diǎn)
筆者目前較為支持以上觀點(diǎn)二，理由如下。
第一，觀點(diǎn)二更有利于保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。如采納觀點(diǎn)一，則一方面乙公司未實(shí)施《專利法》意義上的制造行為，另一方面甲公司的制造行為在包裝袋印制后即已完結(jié)，乙公司因未參與包裝袋制作，也不可能構(gòu)成制造行為的幫助侵權(quán)。如此，在權(quán)利人僅起訴乙公司時(shí)，甚至在乙公司明知該包裝侵權(quán)時(shí)，其都不會承擔(dān)任何侵權(quán)責(zé)任，甚至不承擔(dān)停止侵權(quán)的責(zé)任，這將十分不利于保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。
可想而知，如按乙公司披露的信息要求權(quán)利人再去起訴甲公司，待訴訟程序全部完結(jié)多半需要較長時(shí)間，則市場已被侵權(quán)產(chǎn)品侵占，將給權(quán)利人帶來難以彌補(bǔ)的損害。而采納觀點(diǎn)二認(rèn)定乙公司實(shí)施了部分制造行為，則至少可以判令其停止侵權(quán)，能夠及時(shí)、有效地從源頭制止侵權(quán)產(chǎn)品生產(chǎn)并流入市場，這在高度分工的現(xiàn)代生產(chǎn)背景下更有意義。
第二，觀點(diǎn)二兼顧了利益平衡。實(shí)踐中，可以認(rèn)為知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)認(rèn)定和損害賠償系采不同的規(guī)則原則，即侵權(quán)認(rèn)定采無過錯(cuò)責(zé)任原則，只要被認(rèn)定侵權(quán)就應(yīng)無條件地立即停止；損害賠償采傳統(tǒng)的過錯(cuò)責(zé)任原則，有過錯(cuò)方須承擔(dān)賠償責(zé)任，被告在被認(rèn)定侵權(quán)時(shí)也可以舉證證明自己主觀上無過錯(cuò)（最典型的如銷售者的合法來源抗辯）。
具體而言，在前述案件中，根據(jù)舉證的便利及對消極事實(shí)的證明規(guī)則，原告可舉證證明乙公司與甲公司間具有共同侵權(quán)的意思聯(lián)絡(luò)，即存在侵權(quán)的主觀故意；也可舉證證明乙公司未盡到應(yīng)盡的注意義務(wù)，即主觀上存在過失。乙公司如有相反證據(jù)，也可用于證明自己已盡合理審慎的注意義務(wù)，如在與甲公司的委托加工合同中對包裝的權(quán)利瑕疵有明確約定等。
此外，與注冊商標(biāo)不同的是，外觀設(shè)計(jì)專利通常難以有效檢索，對不具備專業(yè)知識的市場經(jīng)營一般主體，更不能要求過于嚴(yán)苛。因此，似乎只有當(dāng)外觀設(shè)計(jì)在全國范圍內(nèi)或在乙公司所在地范圍內(nèi)知名度較高時(shí)，方可推定乙公司主觀上“應(yīng)當(dāng)知道”。通過對舉證責(zé)任的分配和對注意義務(wù)的掌握，可以有效平衡當(dāng)事人間的利益，同時(shí)不致妨礙正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
此外，需要說明，前述案件不宜適用《專利侵權(quán)糾紛司法解釋》第十二條第二款“將侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品并銷售”的規(guī)定。該規(guī)定中的“零部件”，應(yīng)是指可獨(dú)立投入市場進(jìn)行銷售的商品，零部件的生產(chǎn)者與使用該零部件的制造者間屬上下游關(guān)系。這與本案所述情況不符，包裝袋不應(yīng)被視為“零部件”，乙公司獲取的加工報(bào)酬也不應(yīng)被視為“銷售”，上文對此已作分析。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：白帆 貴州省高級人民法院民三庭副庭長